如何对诱导侵权指控进行抗辩？

罗杰·泰勒   （Roger Taylor）

陆文佳

　　美国专利法规定：任何人“未经授权即于专利期限内在美国制造、使用、要约出售或出售任何专利发明，或者将任何专利发明进口到美国”，都需承担直接侵犯专利权的法律责任。如果被控侵权产品不包含专利权利要求的任何限制，或者被控公司并没有在美国出售产品或将产品进口到美国，则不构成对专利的直接侵权。但是，如果外国公司积极诱导其它方进行侵权，则仍可能需要承担诱导侵权责任。

如果中国公司仅在中国制造、使用或出售其产品，但其产品之后被出口到美国且使用方式构成侵权，则该公司仍可能会遭遇美国的诉讼。例如，一家中国公司将自己制造的产品出口给美国的公司，这家美国公司又将这些产品组装到更大型的设备中，然后在美国境内进行出售。那么该例中的中国公司可能会面临间接侵权指控。最后，即使产品本身并没有侵犯任何专利，中国公司也有可能因为所售产品的印刷说明而需承担诱导侵权责任，也就是说，说明中可能包含有关如何以侵权方式使用产品的信息。

  美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 近期阐明了一项全新有效的抗辩诱导侵权指控的方法。2013 年 10 月 25日，法院驳回了对于2013 年 6 月 25日 Commil USA, LLC （逻辑线路控制设备公司）诉 思科（Cisco Systems, Inc.）一案的全席再审请求。其驳回意味着法院同意Commil一案的判定，则诚实地相信专利无效是对诱导侵权指控的有效抗辩。Commil一案同时也提升了表明诱导侵权意图的标准，而这种意图是证明诱导侵权所必需的。

 怂恿专利侵权行为的特定意图乃是构成诱导侵权的必要因素。此特定意图的满足条件为：被告知道或应该知道自己的行为会诱导侵权事实行为。也就是说，即使公司并非故意诱导侵权行为，但是由于行为上的疏忽或粗心而导致了侵权事实，也需要承担诱导侵权责任。在 Commil 一案中，法院判定诚实地相信专利无效可排除形成诱导侵权的必要意图。具体而言，法庭表示，被告有权利提供能够证明自己诚实地相信相关专利无效的证据，并且应该被列入实情调查者的考虑范围内。法院早就提出诚实地相信不存在侵权行为可在抗辩诱导侵权起诉时作为相关证据，但是在Commil一案以前，法院从未表示诚实地相信相关专利无效也可作为相关证据。

 该裁定有效地为诱导侵权抗辩提供了一种有力的新方法。如果公司听说自己的产品可能会被控侵犯某项专利权，现在就可以采取积极有效的措施为之后的诱导侵权指控做抗辩准备。例如，如果资深专利律师认为某项专利或其部分权利要求无效，则可作为被告认为专利或权利要求无效的诚信基础，成为之后抗辩诱导侵权指控的有力依据。这是个合理且实用的突破口。之所以说其合理，是因为如果被告认为相关权利要求或专利无效，则就不存在被告怂恿他人侵犯该权利要求或专利的论据，因为无效的权利要求或专利显然不可能受到侵犯。说其实用是因为通过这种方式，公司就有办法评估潜在风险并建立良好的信念，相信自己的产品并未侵犯有效的专利权利。

 还有一项同样实用的裁定，在 Commil 一案中，法院认为，为了证明构成诱导侵权的必要意图，必须证明被告确实知晓或故意无视侵权行为。法院还解释道，故意无视不同于粗心和疏忽。该法院根据最高法院对 Global-tech Appliances 诉SEB S.A 一案的裁决做了这项判定。在该案件中，最高法院将故意无视定义为：为了避免被判违法的极大可能性而故意采取措施。最高法院将故意无视与粗心和疏忽区别开来：粗心是指被告对于此类违法行为的风险一窍不通，仅仅知道这种风险的存在而毫无根据；而疏忽是指被告本应知晓此类风险，但是事实上却并不知晓。

根据新标准，中国公司在面临诱导侵权指控时，将更有可能成功地反驳证明诱导侵权的动机要求。只要公司不曾有意采取措施来“避免被判违法的极大可能性”，并且事实上也不知道诱导侵权的“重要事实”，那么原告很可能在对该公司的诱导侵权指控中败诉。

许多专利陪审团裁决以及一些最大型专利陪审团裁决均涉及诱导侵权的赔偿费用。例如，在Commil 一案中，诱导侵权问题的主要赔偿费用超过了6千万美元。因此，如果公司在美国境内发布产品前事先取得有利的认为专利无效的专家意见，则可避免一大笔的赔偿费用。该专家意见可用于证明该公司诚实地相信相关专利是无效的，因此并没有诱导侵权。（来源：知识产权报）